Internet acorta las distancias acercándonos posibilidades que hasta hace unos algunos años eran insospechadas, al punto que hoy ya nos acostumbramos a la posibilidad de comprar cualquier producto o contratar cualquier servicio en cualquier lugar del mundo desde nuestros hogares, computadoras, celulares o cualquier dispositivo con acceso a Internet a nuestro alcance. 

Así, es habitual que compremos tecnología o vestimenta, alimentos para personas o para mascotas, artículos de decoración, o bien que saquemos entradas para ir al cine o al teatro o a algún recital, o que contratemos algún seguro, préstamo personal o cualquier otro servicio. Esto demuestra el crecimiento exponencial que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años.  

En términos económicos, el comercio electrónico se expande a niveles históricos en todas las latitudes. En este contexto, empresas y emprendedores han aprovechado las ventajas de Internet utilizando plataformas de comercio electrónico que les han permitido ampliar sus canales de venta y maximizar sus ventas a menores costos. Si bien Internet representa para ellos enormes oportunidades, en simultáneo presenta desafíos y riesgos. 

En este sentido, el entorno digital no sólo no está exento de la probabilidad de infracciones a los derechos de las empresas y emprendedores, sino que más bien es un terreno fértil, apto y atractivo para su comisión si tenemos en consideración que el infractor tendrá mejores posibilidades, mecanismos y herramientas para mantenerse anónimo, concretar la infracción y luego, con agilidad, intentar remover toda prueba del delito. 

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Tipos de marcas y derechos conferidos

Tradicionalmente encontramos en el mercado todo tipo de marcas: desde palabras, dibujos, emblemas, diseños, combinaciones de colores, envases, formas o diseños de productos, envoltorios o empaques, slogans y frases publicitarias, y hasta el ´trade dress´ o la imagen comercial de una empresa podrían constituir marca en la medida en que sean distintivos. El “trade dress” puede estar integrado por una serie de elementos que pueden incluir, en el caso de productos, colores, formas, gráficos, textos, tipografías, disposición de elementos, entre otros, y en el caso de locales comerciales, la forma del edificio, la disposición y colorido de los muebles, el diseño y colorido de los uniformes, entre otros. 

Todo signo distintivo que sirve para identificar un producto o un servicio constituye una marca, y sobre la misma su titular tiene la facultad de utilizarla en forma exclusiva para distinguir sus bienes o servicios de los de sus competidores en el mercado. 

En el campo de los signos distintivos también goza de protección el nombre con el cual se distingue la actividad comercial o industrial de un comerciante, que es lo que se conoce comúnmente como nombre o designación comercial. 

Entonces, el derecho exclusivo de uso o explotación que posee el titular de una marca o, designación comercial, en la práctica implicará que únicamente éste tiene la facultad de utilizarla y autorizar su uso a terceros, e -incluso más importante aún– de perseguir y solicitar el cese de uso no autorizado, el cese de uso de marcas o designaciones confundibles con la suya para distinguir los mismos productos o servicios y el cese de uso de marcas o designaciones que constituyan una imitación o falsificación de la suya. 

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Importancia y rol de las marcas

Las marcas tienen un papel preponderante en el proceso competitivo. Tan es así, que en nuestro papel de consumidores recordamos los productos por la marca que llevan aplicada, que los distingue de las otras opciones. Es en función de las marcas que muchas veces elegimos un producto o servicio que ya conocemos por sobre otro, porque esperamos, debido a experiencias previas, que tenga una cierta calidad. 

De este modo, como vehículo de competencia las marcas sirven para que los fabricantes o comerciantes se diferencien de sus competidores y publiciten sus productos y servicios con el objetivo final de formar una clientela alrededor de su marca. 

La exclusividad que importa la titularidad sobre una marca es un reconocimiento al esfuerzo de los comerciantes que, generalmente, han realizado inversiones durante años para posicionar sus productos y servicios, convencer a los consumidores de optar por ellos y, -más difícil aun-, para mantener dicho posicionamiento de la marca. 

La concesión o reconocimiento de derechos exclusivos y excluyentes de explotación sobre los signos distintivos tiene por objeto fomentar el comercio lícito y la competencia leal, recompensando a los comerciantes mediante la identificación de los competidores y distinción a través de sus signos, pero protegiendo al mismo tiempo al consumidor. 

Ello, atento que la infracción marcaria no afecta solo al titular de la marca sino también al público consumidor, ya que el uso ilícito afecta todas y cada una de las funciones que tiene la marca como signo distintivo (tales como la de identificar el origen del producto o servicio, distinguirlo del resto y garantizar la calidad del mismo) y conlleva que probablemente el consumidor desprevenido tome una decisión errónea al adquirir un producto o servicio diferente al que pretendía. El alto riesgo de desvío ilícito de clientela es innegable cuando se usa una marca de un tercero o se la imita o falsifica. 

En Internet el uso de marca en infracción se configura de muchas maneras y en forma complementaria a otras formas de infracción. Se configura, por ejemplo, cuando alguien utiliza una marca ajena sin autorización de su titular, haciéndose pasar por éste e intentando confundir a los potenciales consumidores respecto del origen de los productos o servicios. También se configura cuando alguien utiliza una marca confundible con una marca ajena o copia sus frases publicitarias, coloridos o ‘trade dress’, intentando derivar clientela, o cuando directamente imita o falsifica la marca o los productos y servicios distinguidos con la misma. Otra forma de uso en infracción lo constituye la utilización de la marca en ‘metatags’, como palabras clave para publicidad o sistemas de enlaces patrocinados. 

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Defensa de las marcas y otros signos distintivos: instrumentos legales

Con distintos alcances, limitaciones y excepciones los distintos países han legislado sobre usos indebidos e infracciones marcarias y reprimen los actos de competencia desleal. En principio, mencionaremos dos instrumentos internacionales que establecen estándares mínimos de protección que deben ser garantizados por aquellos países que los ratifiquen. Por un lado, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el ‘Convenio de París’); por el otro, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio (el ‘Acuerdo ADPIC’).

Tanto el Convenio de París como el Acuerdo ADPIC prevén la protección de marcas y nombres de comercio aplicados ilícitamente a productos garantizando la posibilidad de solicitar su embargo o prohibición de importación hacia el territorio de aquellos países en los cuales la marca o nombre comercial tengan derecho a la protección legal o haya sido importado el producto con marca o nombre falsificado.

En particular, el Acuerdo ADPIC faculta a las autoridades judiciales a ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción cuando haya la probabilidad de que un retraso pueda causar un daño irreparable al titular de los derechos o exista riesgo de destrucción de pruebas.

En este sentido el Acuerdo ADPIC expresamente faculta a las autoridades a disponer medidas provisionales, rápidas y eficaces para evitar que las mercancías con marca falsificada ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; y preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 

Adicionalmente, el Acuerdo ADPIC brinda la posibilidad de que el titular de la marca, designación o nombre comercial soliciten ante las autoridades administrativas la suspensión del despacho de estas mercancías para libre circulación ante la sospecha de importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas.

Las medidas provisionales establecidas por el Acuerdo ADPIC se traducen en la oportunidad de obtener, en forma cautelar, el cese de uso de marcas, nombre comercial o designación ilícitamente aplicada y la suspensión de despacho a plaza de mercaderías en supuesta infracción mediante medidas cautelares de acuerdo con las normas de procedimiento vigentes en la República Argentina.

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Algunas recomendaciones 

Desde el aspecto legal, el registro de los signos distintivos como marca resulta imprescindible porque facilitará al titular el inicio de acciones judiciales civiles y penales, y es un requisito imprescindible para peticionar las medidas cautelares garantizadas por la legislación vigente. 

De este modo, el registro de marcas junto con una administración profesional y adecuada del portfolio de marcas es el primer paso para poder llevar a cabo una defensa eficiente y exitosa ante infracciones, ya que ello le permitirá al titular de la marca ejercer efectivamente sus derechos y defenderse frente a los infractores. 

Adicionalmente, todas las inversiones en posicionamiento de marca nutrirán al signo registrado haciendo que, a medida que el reconocimiento de la marca crezca, crezca también el valor de la marca en el mercado y su valor como activo intangible. Por tal motivo, el comerciante propietario de la marca no debe tolerar usos no autorizados ni infracciones de ningún tenor, siendo importante para ello monitorear regularmente el uso de sus marcas por parte de terceros, toda vez que este tipo de utilización ilícita dañará seriamente su capacidad de distinción por parte de los consumidores.

En conclusión, sin perjuicio de las herramientas legales que se han comentado previamente, dada la flexibilidad del entorno digital, las posibilidades infinitas de infracción, la dificultad de identificación y persecución, una estrategia global y preventiva que contemple mecanismos eficaces de detección de infracciones se presenta como indispensable para sobrepasar las dificultades que el comercio electrónico plantea.

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Por Florencia Rosati y Mariana Lamarca Vidal, letradas del Estudio Jurídico Beccar Varela.

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